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Para registrar una marca debemos tomar varias decisiones inicialmente, vamos a ver paso a paso cuatro puntos importantes, previos al registro de una marca como son el tipo de marca, la clase de Niza, titularidad de la marca, territorio de registro.

¿Qué tipo de marca queremos registrar?

  • Marcas figurativas, son marcas compuestas por un logotipo y una denominación, la anterior Ley de marcas las llamaba marcas mixtas. Es un tipo de marca muy habitual.
  • Marcas denominativas, son aquellas marcas que sólo protegemos el nombre de la marca.
  • Marcas tridimensionales, estas marcas son las que la forma del producto es en sí misma la marca que identifica a dicho producto.
  • Marcas sonoras, es un tipo de marca que cada vez se usa de forma más habitual, si pensamos en alguna melodía breve que al oírla nos recuerda a “esa marca”, eso podría ser una marca sonora registrada.
  • Marcas de posición, nueva tipología de marca introducida por la Ley de marcas, son aquellas marcas de se encuentran ubicadas “siempre” en el mismo lugar dentro del producto. Es algo así como reservar para esa marca un punto cardinal concreto.
  • Marcas de patrón, son marcas que siguen una secuencia concreta y se repite continuamente, esto se protege como marca de patrón.

Este tipo de marcas descritas son las más habituales, pero también podemos encontrar otras marcas de color, marcas multimedia, marcas de movimiento, hologramas, además de estas, la Ley de Marcas habla de cualquier signo que pueda constituir una marca, lo que deja la puerta abierta a cualquier otro signo distintivo.

Elegir el tipo de marca es muy importante, nos dará más o menos protección de cara al registro y en base a él podremos hacer valer nuestros derechos marcarios.

 

¿En qué clase o epígrafe de la clasificación de Niza lo vamos a solicitar?

Elegir la clase de registro de nuestra marca es otro punto clave de cara al registro, si seleccionamos mal la clase estaremos registrando la marca para unos productos o servicios erróneos y a la hora de la verdad, la marca no nos servirá de nada, estará literalmente mal registrada, que la clase sea acorde al uso es fundamental para la buena viabilidad de nuestro negocio.

Hay 45 clases dentro de la clasificación de Niza, de la 1 a la 34 son productos y de la 35 a la 45 son servicios.

Una vez tengamos decidido la clase de nuestro registro debemos definirla correctamente, es muy recomendable especificar los productos o servicios que hacemos con ella, los productos que ponemos en el mercado.

Por ejemplo, si tenemos una tienda de ropa lo normal es hacer el registro en la clase 35 como servicios de venta de ropa, si además los productos llevan nuestra marca, lo aconsejable es registrar también la clase 25, para ropa.

Definir correctamente los productos o servicios que ofreceremos con la marca nos ayudará de cara a la defensa de la marca, oposiciones a registro de marcas y la prueba de uso de la marca. Si la marca no es usada acorde al registro tendremos una marca registrada que no hará correctamente su función de protección.

Por ultimo y en previsión de la ampliación de nuestro negocio podemos registrar clases para actividades que, aunque actualmente no tenemos en marcha, sabemos que serán fundamentales para nuestro negocio y en un plazo de 5 años vamos a necesitar, de este modo somos previsores y registramos en uso actual y en previsión de uso las clases que estén íntimamente relacionadas con nuestro negocio.

 

¿Titularidad de la marca?

Otro punto clave a la hora de solicitar una marca ya sea en España, marca en la UE o marca en otros países, marca internacional, es tomar una decisión sobre la titularidad de la marca, quién será el titular registral.

Siempre solemos decir que la marca la debe solicitar quien la vaya a usar, esto qué es, la marca es un activo intangible, como activo intangible es un derecho de propiedad que pertenece a su titular en exclusiva, quien tiene el derecho exclusivo y excluyente de uso y disfrute.

Si la marca la solicita una persona física, el titular es esta persona física y pertenece a su patrimonio. Si esta persona fallece, la marca es heredada como un activo más, como si fuera a modo de ejemplo un inmueble, un coche…

Si la marca la solicita una persona jurídica, asociación o institución, la marca es de esta entidad, si la sociedad o institución se disuelve, entra en concurso…la marca debe liquidarse como parte de todo el patrimonio de la entidad.

Esto tiene relevancia pues no es lo mismo que la marca sea de una sociedad limitada, que sea de una persona física, a efectos de cesión, venta, uso o licencia de la marca. Es por ello por lo que, si la marca es de una persona física, pero permite el uso a una sociedad limitada, no es raro que esto pase, recomendamos hacer una vez concedida la marca una licencia de uso de la marca a favor de quien efectivamente este usando la marca.

Las marcas también pueden pertenecer a varias personas colectivamente o a varias personas jurídicas, esto es un supuesto de cotitularidad de marcas.

¿Cuál es nuestro ámbito de actuación para el uso de la marca?

Por último, hay que planificar estratégicamente donde vamos a usar la marca, ¿Y esto por qué?

Las marcas son derechos territoriales y tienen protección donde se registran, su protección no se extiende a otros territorios. Hay alguna excepción a esta regla general como son las marcas renombradas, las marcas de representante y algunos registros que se realizan con mala fe, fuera de estos y otros casos, las marcas solo tienen efectos en el territorio donde se registran.

La decisión del país de registro se puede tomar en base a dos premisas fundamentalmente, una económica y otra estratégica.

Decisión económica – Mínimo coste, mínima protección.

Vamos a realizar el registro en el país de venta donde tenemos previsto lanzar el producto o servicio y lo vamos a registrar sólo en una clase de Niza la que nos vaya a proporcionar el mayor beneficio en cuanto a la protección para mi negocio.

Si mi ámbito de actuación está en España, realizaré una marca nacional en España en una clase o dos como mucho para iniciar mi actividad comercial.

Si mi ámbito de actuación está en la UE, realizaré una solicitud de marca en la UE que cubre 28 países directamente.

Si mi mercado está fuera de la UE, voy a seleccionar aquellos países que estratégicamente sea mas atractivos comercialmente para llevar allí mis productos, marca en EE.UU, marca en Chica, marca en Rusia, marca en Colombia, Marca en México…donde quiera que este mi mercado potencial allí iré a realizar un deposito de marca nacional.

Fuera del registro de marca en la Unión Europea cada país tiene su legislación especifica por la tanto lo normal será actuar con un corresponsal o agente de propiedad industrial en el país de destino, esto es 100% recomendable.

Decisión estratégica – Mínimo coste, máxima protección

Con esta decisión nos aseguraremos de que la expansión del negocio quede bien cubierta, vamos a proyectar la marca en todos los territorios que sean atractivos para nuestros clientes potenciales y vamos a solicitar la marca en las clases que cubran todos nuestros productos o servicios.

Este tipo de gestión nos dará seguridad jurídica pues cuando comience la expansión n ya tendremos registrada la marca en el país de destino.

Lo recomendable para el primer registro será hacer la marca tanto en el país de venta u oferta del producto como en los países donde vayamos a producir o fabricar.

Ya hemos llegado al final de este post, recordar que solicitar la marca de una forma completa y adecuada nos ayudará a tener un negocio que crece fuerte y seguro frente a injerencias de terceros.

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